Wendy’s, een merk te kwader trouw?
Wendy’s is een Amerikaanse fastfood keten. Een MacDonalds zeg maar. Ik ken het vooral uit de marketingboeken, vanwege de Wendy’s triple burger. Wendy’s heeft in de jaren ’80 enkele filialen in de Benelux gehad, waaronder 1 in Nederland, aan de Lijnbaan in Rotterdam. Destijds was dit merk ook ingeschreven in de Benelux. Nederlanders zijn dus bekend met het merk Wendy’s, toch? Stel nou dat jij jouw onderneming ook Wendy’s wilt noemen, mag dat dan?
Wendy’s Inc. vs. Snackbar Wendy’s
Wendy’s International heeft in 1977-1979, 1987 en op 1 en 7 december 1995 Benelux merken in laten schrijven. Merken zijn 10 jaar geldig en kunnen steeds met 10 jaar verlengd worden. In 1985/86 had Wendy’s 1,5 jaar lang een vestiging op de Lijnbaan in Rotterdam. Van 1980 tot 1982 waren er in totaal 5 vestigingen in België en Luxemburg. In 1986 is Wendy’s International dus definitief uit de Benelux verdwenen, terwijl ze in 1987 het merk wel nog een keer hebben ingeschreven.
In 1988 nam een meneer een snackbar over en hij opende ook een croissanterie. Beide in Goes. Hij vernoemde de zaken naar zijn dochter Wendy. Het werd dus Wendy’s. Bij de KvK liet hij ‘onderzoek’ doen naar de naam. Volgens de KvK was dat geen probleem. In 1995 ontving deze meneer van een merkenbureau een brochure over het registreren van merken. Dat leek hem een goed idee en hij registreerde op 16 februari 1995 Wendy’s als Benelux merk.
LawStories in je mailbox?
Sommaties van de een, een dagvaarding van de ander
Wendy’s International merkte de merkinschrijving op en sommeerde Wendy’s uit Goes om het gebruik van het merk te staken.
‘Tsja’, dacht Wendy’s uit Goes, ‘ik heb mijn zaken goed geregeld, heb onderzoek laten doen door de KvK en het is een vernoeming naar mijn dochter. Ik ga niet na 8 jaar alsnog mijn naam veranderen.’ Dus liet hij een dagvaarding sturen naar Wendy’s International om de oude merken (1977-1979 en 1987) vervallen te laten verklaren, de nieuwere merken (december 1995) nietig te laten verklaren en het verbod op gebruik van merk of handelsnaam Wendy’s.
Je begrijpt, daar was Wendy’s International niet zo blij mee. Hun merken waren ouder dan die van Wendy’s uit Goes en bovendien was hun naam en merk algemeen bekend, vonden ze. Daarbij zou Wendy’s uit Goes juist het merk te kwader trouw hebben gedeponeerd en zou dat merk juist nietig verklaard moeten worden.
Te kwader trouw
Eigenlijk gingen over en weer de verwijten dat de merken te kwader trouw waren ingeschreven. Of in gewoon Nederlands: dat iemand bewust een merk liet inschrijven waarvan die wist dat de ander al een dergelijk merk had of dat de naam/onderneming van de ander in deze regio al bekend was.
Wendy’s International vond bijvoorbeeld dat, aangezien zij (6) vestigingen in de Benelux hebben gehad van 1980 tot 1986, dat het in de Benelux een bekend merk was. En zo niet, dan alsnog omdat ze zo groot en bekend zijn in de VS, waardoor ze ook hier bekend moesten zijn.
De meneer uit Goes kende Wendy’s echter niet. Het merk werd ook niet meer (actief) gebruikt in de Benelux (als handelsnaam stond het bij de KvK dus ook niet meer ingeschreven) en algemene bekendheid werd niet aangenomen. Aan de andere kant wist Wendy’s International wel van de merkinschrijving van Wendy’s uit Goes. Daarom stuurde ze tenslotte die sommaties. Daarbij schreven zij pas ruim een half jaar later hun Wendy’s International merk weer in.
Daarom was de inschrijving uit Goes niet te kwader trouw en die van Wendy’s International wel.
Oudere merken en actief gebruik
Wat betreft de oudere merken vroeg Wendy’s uit Goes om vervallen verklaring van die merken, zodat de twee merken niet meer met elkaar zouden botsen. Dat is de meneer uit Goes gelukt. Dat komt omdat Wendy’s International het merk niet meer gebruikte. Inschrijvingen zijn er in principe voor 10 jaar, maar als je het niet gebruikt vervalt de bescherming. Dat gaat gelukkig niet automatisch. Er moet om vervallenverklaring gevraagd worden. Dat deed de meneer uit Goes en dat slaagde. Wendy’s International was tenslotte weg uit de Benelux en gebruikte het merk hier niet meer.
Fastfood en Snackbar
Bij merken (en gedeeltelijk ook bij handelsnamen) gaat het onder meer om verwarring. Kunnen mensen denken dat het ene bedrijf, product of dienst hoort bij het andere merk met een naam of logo die er sterk op lijkt?
Een grote fastfood keten en een lokale snackbar leveren voedsel dat veel op elkaar lijkt. Een receptenboek met de titel Wendy of Wendy’s zou ook zelfs verwarrend kunnen werken en daardoor inbreuk maken op het merk.
Het kan soms van de presentatie afhangen of er sprake is van een inbreuk.
Leer er dit van
Maar wat kan jou dit nou schelen of wat kun je er van leren? Nou, dit:
– Vertrouw niet op de KvK. Zij doen alleen een (regionale) handelsnaamcheck. Merken die bijvoorbeeld vanuit België werken komen dus niet naar voren. Namen die er op lijken, maar toch afwijken meldt de KvK ook niet.
– Doe een merkonderzoek. Laat een merkonderzoek doen. Bijvoorbeeld door een jurist, het BBIE of doe het zelf. Let op andere spellingswijzen.
– Geen op bekend merk lijkende naam kiezen. Zorg dat je handelsnaam of potentiële merknaam niet op een bekend merk lijkt. Deze komen in je Benelux merkenonderzoek niet naar voren als ze hier niet ingeschreven zijn. Toch kan het merk in de Benelux zo bekend zijn dat jouw naam er niet op mag lijken.
– Gebruik je merk! Een merk voor de zekerheid inschrijven kan zeker verstandig zijn, maar zorg wel dat je hem al binnen een paar jaar actief gaat gebruiken.
